Nur Teilerfolg für Borussia Mönchengladbach: EuG entscheidet im Markenstreit um Verfall der Marke „Fohlenelf“

Durfte das Europäische Markenamt (EUIPO) die Marke „Fohlenelf“ wegen Nichtbenutzung großenteils für verfallen erklären? Das Gericht der Europäischen Union (EuG) gab der Klage der Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH nur teilweise statt. Worum ging es in diesem Markenstreit?

Verfall eine Marke wegen Nichtbenutzung nur auf Antrag

Wer eine Marke anmeldet, muss diese für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen tatsächlich auch benutzen. Dies gilt nicht nur für deutsche sondern beispielsweise auch für EU-Marken. Für die ersten fünf Jahre gilt zwar zunächst eine Benutzungsschonfrist. Wer jedoch nicht spätestens fünf Jahre nach der Eintragung nachweisen kann, dass er die Marke tatsächlich ernsthaft benutzt, riskiert, dass die Marke für die nicht benutzten Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt und somit gelöscht wird. Dies erfolgt jedoch nicht automatisch sondern nur auf Antrag eines Dritten. Ob der Nachweis der „Ernsthaften Benutzung“ gelingt, hängt nicht zuletzt auch von den einschlägigen Beweisregeln und zulässigen Beweismitteln ab.

Markenstreit: EUIPO hatte Marke „Fohlenelf“ wegen Nichtbenutzung großenteils für verfallen erklärt

Im vorliegenden Fall hatte es die Wortmarke „Fohlenelf“ getroffen: Die Marke war im Jahr 2013 von der Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH für eine große Vielzahl von Waren und Dienstleistungen angemeldet und eingetragen worden. Die Bezeichnung „Fohlen“ ist seit Jahren ein bekannter Spitzname für die Spieler des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach. Im Jahr 2019 beantragter ein Dritter für die Marke „Fohlenelf“ den Verfall für Waren und Dienstleistungen aus insgesamt 24 Klassen. Das EUIPO gab dem Löschungsantrag ganz überwiegend statt. Nur für sehr wenige Dienstleistungen beließ das EUIPO den Markenschutz, u.a. für Sportveranstaltungen und Verpflegung von Gästen. Eine Beschwerde von Seiten Borussia Mönchengladbachs führte lediglich (aber immerhin) dazu, dass der Verfall für sehr wenige Waren aufgehoben wurde, z. B. für Shampoos, Papier- und Schreibwaren; Kugelschreiber; Aufkleber, Schirme, Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen. Für den erheblichen Teil der ursprünglich geschützten Waren und Dienstleistungen blieb der Verfall bestehen. Hiergegen wehrte sich Borussia Mönchengladbach im Klagewege. Der Markenstreit landete vor dem EuG.

EuG entscheidet Markenstreit um Verfall

Das EuG (Urteil vom 07.12.2022 in der Rechtssache T‑747/21) gab der Klage von Borussia Mönchengladach jetzt nur zu einerm geringen Teil statt. So habe das EUIPO bei einigen wenigen Waren zu Unrecht festgestellt, dass eine ausreichende Benutzung nicht nachgewiesen worden sei. Dies betraf folgende Waren: Seifen, Selbstklebefolien aus Papier oder Kunststoff, Selbstklebeetiketten, Porzellan- und Steingutwaren, Trinkflaschen,Textilbadetücher, Spiele, Spielwarennun. Das EuG hob die Entscheidung des Verfalls für diese Waren auf. Im Übrigen bestätigte das EuG jedoch die Entscheidung des EUIPO. Damit bleibt die fragliche Marke für einen erheblichen Teil der ursprünglich geschützten Waren und Dienstleistungen (z. B. für Energy-Drinks und für Bier) verfallen. Gegen die Entscheidung des EuG könnte jedoch noch vor dem EuGH vorgegangen werden.

Verfall von Markenrechten

Der Verlauf dieses Verfahrens, sowohl des Beschwerdeverfahren vor dem EUIPO als auch des Klageverfahrens vor dem EuG, zeigt jedoch, dass es sich durchaus lohnen kann, Entscheidungen des EUIPO nicht automatisch kampflos zu akzeptieren. Wie kann man einem Verfall vorbeugen? Droht Ihrer Marke die Löschung wegen Verfalls? Oder wollen Sie eine fremde Marke, die nicht ernsthaft benutzt wird, löschen lassen? Rechtsanwalt Otto Freiherr Grote aus Düsseldorf berät seit mehreren Jahren persönlich zahlreiche Mandanten bundesweit in Fragen des Markenrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, entweder per E-Mail unter kontakt@das-gruene-recht.de oder telefonisch (Tel.: 0211-54 20 04 64).

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